美國專利研究 | 如何判斷多個現有技術是否能結合,以使得專利方案顯而易見?——判例解讀之07
申請人在美國提交了一個專利申請,部分權利要求包含特征A和B。
競爭對手認為,這些權利要求是顯而易見的,不具備創造性,應該被無效。其理由是現有技術文件1披露了特征A,現有技術文件2披露了特征B,現有技術文獻3給出了將特征A和B進行結合的技術啟示。
如果你遇到這種情況,你覺得應該從哪些方面去判斷競爭對手給的這些理由是否合理?
不妨一起看看今天的美國訴訟案例。
美國案例梳理
Ravgen, Inc(以下簡稱“專利權人”)提交了一份題為“Methods for detection of genetic disorders(遺傳疾病的檢測方法)”的美國專利申請(以下簡稱“涉案專利”)。
Streck, Inc., Streck LLC(以下簡稱“無效請求方”),就涉案專利向美國專利商標局專利審判和上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board,以下簡稱PTAB)提出無效宣告請求,主張涉案專利的部分權利要求因顯而易見性,而不應被授予專利權。
PTAB經過審查后認定無效請求方未能證明所挑戰的權利要求(包括但不限于權利要求55、132)是顯而易見的。
無效請求方不服,向美國聯邦巡回上訴法院(以下簡稱“聯邦法院”)提起上訴。
聯邦法院最終作出判決,維持PTAB的決定。
訴訟焦點
顯然,各方的爭議集中在:涉案專利的部分權利要求是否顯而易見?
我們先來看看涉案專利的技術方案。各方存在爭議的主要是權利要求55、132(如下所示,其中藍色下劃線部分為重要技術特征),其他權利要求本文暫不贅述。
涉案專利權利要求55
- 55. A method comprising determining the sequence of a locus of interest on free fetal DNA isolated from a sample obtained from a pregnant female, wherein said sample comprises free fetal DNA and an agent that inhibits lysis of cells, if cells are present, wherein said agent is selected from the group con sisting of membrane stabilizer, cross-linker, and cell lysis inhibitor.
- 機譯版:55. 一種方法,包括確定從懷孕女性獲得的樣本中分離的游離胎兒 DNA 上感興趣基因位點的序列,若存在細胞,所述樣本包含游離胎兒 DNA 和抑制細胞裂解的藥劑,所述藥劑選自膜穩定劑、交聯劑和細胞裂解抑制劑組成的組。
涉案專利權利要求132
- 132. The method of claim 60, wherein said cell lysis inhibitor is selected from glutaraldehyde, formaldehyde, and formalin.
- 機譯版:132. 根據權利要求60所述的方法,其中所述細胞裂解抑制劑選自戊二醛、甲醛和福爾馬林。
- 注釋:孕婦血液中包含大量的母體細胞和少量的胎兒細胞。在樣本采集和處理過程中,母體細胞可能會發生裂解,釋放出大量的母體DNA,這會稀釋胎兒DNA的比例,增加檢測的難度。細胞裂解抑制劑可以減少母體細胞的裂解,從而減少母體DNA的釋放,提高胎兒DNA在總DNA中的比例。
簡言之,涉案專利提供一種非侵入性的胎兒遺傳疾病檢測方法,該方法通過分析孕婦血液中的胎兒DNA上感興趣基因位點,從而判斷胎兒是否存在染色體異常,避免了傳統侵入性檢測方法(如羊水穿刺和絨毛取樣等)的風險。
為什么無效請求方覺得涉案專利的上述權利要求是顯而易見的?
無效請求方認為:
- 結合現有的Pertl(關于胎兒DNA檢測方法的研究)和Granger(關于使用甲醛保存血液樣本的方法)兩篇文獻,以及Chiu(關于血液處理對胎兒DNA定量的影響)的背景教導,足以證明涉案專利的權利要求是顯而易見的。
在詳細分析之前,我們先看看這3個現有技術文獻的大致內容。
Pertl-關于胎兒DNA檢測方法的研究
- 該專利采用特定方法從孕婦血漿中準確檢測出胎兒DNA,并在胎兒DNA上選取部分點位標記熒光染料,并根據熒光信號強度和位置進行分析,從而確定胎兒性別。
Granger-關于使用甲醛保存血液樣本的方法
- 該專利提供了一種樣本收集液,其主要成分包括脂肪醛(優選為甲醛或更優的多聚甲醛)、一種或多種重金屬……。
- 使用該樣本收集液保存患者樣本,可以顯著延長患者樣本的有效時間。有效時間是指患者樣本處于適合分析狀態的時間長度。
- 注釋:脂肪醛(如甲醛或更優的多聚甲醛)的主要作用是作為一種固定劑,用于穩定樣本中的細胞結構和抗原,防止樣本在保存和運輸過程中發生降解或變化。
Chiu-關于血液處理對胎兒DNA定量的影響
- 該專利對收集到的孕婦的血液樣本,采用不同的血液處理方法進行處理;從處理后的血漿中提取DNA;使用特定技術對胎兒DNA和總DNA進行定量分析;比較不同血液處理方法下胎兒DNA和總DNA的定量結果,分析其差異,以確定最佳的血液處理方法,從而提高胎兒DNA定量的準確性和可靠性。準確地定量胎兒和總DNA對于診斷胎兒疾病(如唐氏綜合征等染色體異常)至關重要。
看起來,Pertl確實教導了從孕婦血漿中準確區分母體和胎兒DNA,并關注胎兒DNA上一些感興趣的位點;Granger教導了往血液樣本中加入甲醛;Chiu教導了Pertl這類方法可以用于診斷胎兒疾病(如唐氏綜合征等染色體異常)。
Pertl結合Granger,再加上Chiu的背景教導,似乎使得權利要求55、132顯而易見?
然而PTAB和聯邦法院并不這樣認為。
為什么PTAB、聯邦法院沒有同意無效請求方的主張?
PTAB和聯邦法院的觀點大致相同。
簡單來說,Pertl中含甲醛的細胞裂解抑制劑是為了減少母體細胞的裂解,從而減少母體DNA的釋放,提高胎兒DNA在總DNA中的比例。而Granger文獻中描述的含甲醛的脂肪醛是作為一種固定劑,用于穩定樣本中的細胞結構和抗原,防止樣本在保存和運輸過程中發生降解或變化。
兩者解決的技術問題不一樣,Chiu文獻也沒有給出將Granger文獻中的甲醛保存方法應用于Pertl文獻的胎兒DNA檢測方法來解決Pertl文獻中可能存在的細胞裂解問題的技術啟示。
不僅如此,對于Pertl和Grange的結合,本領域技術人員在沒有經過實驗的情況下,反而會擔心甲醛可能對胎兒游離DNA造成損害,進而阻礙兩者的結合。
啟示
這個案子充分體現了專利申請文件應清晰地描述所解決的技術問題和取得的技術效果。這有助于在專利審查、無效宣告、侵權訴訟等程序中,證明專利的創造性和非顯而易見性。
例如,本案中,雖然這個案子專利權人勝訴了,但如果專利申請文件中更詳細地描述了細胞裂解問題及其對胎兒DNA檢測的影響,以及發明如何解決這些問題,可能會增強專利的穩定性。
反過來,無效請求方的敗訴,也提醒了我們在主張專利權利要求顯而易見性時,需要提供充分的理由和證據來證明本領域技術人員會被動機驅使去結合現有技術文獻。

