申請人在美國提交了一個包含印刷內容產品的專利。

審查員認為該申請沒有被現有技術公開的僅僅是印刷內容，但印刷內容本身是非法定主題，所以該美國申請仍然不符合《美國法典》35 U.S.C.§103的規定，不具備創造性，予以駁回。

但聯邦法院卻給了不同的判決意見，認為涉案專利中的印刷內容在判斷創造性的時候應該給予考慮，不能直接忽視，這出乎意料。

為什么不屬于專利保護對象的印刷內容會影響創造性的判斷呢？

不妨一起看看今天的美國訴訟案例。

美國案例梳理

Gulack（以下簡稱“專利權人”）在1978年8月18日提交了一份題為“Educational and Recreational Mathematical Device in the Form of a Band, Ring or Concentric Rings（帶、環或同心環形式的教育和娛樂數學設備）”的美國專利申請（以下簡稱“涉案專利”）。

USPTO經過審查后認為該申請既不符合《美國法典》35 U.S.C.§101的法定主題要求，也不滿足35 U.S.C.§103，因此駁回了該申請。

專利權人不服，向美國專利商標局上訴委員會（以下簡稱“委員會”）提起上訴。委員會認為涉案專利是滿足35 U.S.C.§101規定的法定主題，但是認同涉案專利不滿足35 U.S.C.§103，故維持了駁回決定。

專利權人繼續向美國聯邦巡回上訴法院（以下簡稱“聯邦法院”）提起上訴。聯邦法院認為涉案專利滿足35 U.S.C.§103的要求，最終撤銷了委員會的駁回決定。

訴訟焦點

可見本案的關鍵在于涉案專利是否滿足35 U.S.C.§103的要求。我們先來看看涉案專利保護的技術方案是什么？

涉案專利的相關權利要求如下（目前只展示了核心爭議的獨權）：

1. An educational and recreational mathematical device comprising at least one band which is endless or adapted to have ends thereof fastened to form an endless band and a plurality of individual digits imprinted on the band at regularly spaced intervals, the digits when all read consecutively clockwise as a number constituting a quotient obtained by dividing a number constituted of (P-1)/n nines, in which P is a prime number greater than 5 and n is an integer at least 1, by P and adding to the lefthand end of said quotient any number of zeros necessary to increase the number of digits in said quotinet to (P-1)/n, n being so selected that (P-1)/n nines is the minimum number of nines divisible by P so that said quotient is an integral number.

譯文如下（機譯版，僅供參考）：

1.一種教育和娛樂性數學裝置，包括至少一個帶子，該帶子是無盡的或者適于將其兩端固定以形成無盡帶子，并且在該帶子上以規則的間隔印有多個單獨的數字，當這些數字全部順時針連續讀取時，它們構成一個商數，該商數是將由 (P-1)/n 個 9 組成的數除以 P 得到的，其中 P 是大于 5 的素數，n 是至少為 1 的整數，并且在所述商的左邊添加任意數量的零，以將所述商數中的數字數量增加到 (P-1)/n，n 的選擇應使得 (P-1)/n 個 9 是能被 P 整除的最小 9 個數，這樣，所述商就是一個整數。

USPTO認為其他申請人Wittcoff的美國專利US2796680A“Novelty educational hats（新奇教育帽子）”僅僅沒有披露涉案專利印在帶上的具體數字。

但印在帶上的具體數字是否具備創造性？這成了爭議焦點。

權要中包含印刷品時，如何判斷新創性？

USPTO和委員會認為：印刷品是非法定主題，該區別技術特征與其他特征之間沒有功能關系。因此這個區別技術特征并不能使涉案專利具有新創性。

聯邦法院雖然認同了印刷品是非法定主題，卻并未認同USPTO和委員會最終給出的涉案專利沒有創造性的決定。

如果一個權利要求包含了非法定主題的特征（印刷品），是否這個權利要求整體都不是法定主題？

對此，聯邦法院引用了多個歷史判例，指出：

• The fact that printed matter by itself is not patentable subject matter, because non-statutory, is no reason for ignoring it when the claim is directed to a combination.
• Differences between an invention and the prior art cited against it cannot be ignored merely because those differences reside in the content of the printed matter. Under section 103, the board cannot dissect a claim, excise the printed matter from it, and declare the remaining portion of the mutilated claim to be unpatentable. The claim must be read as a whole.

翻譯（僅供參考）

• 印刷品本身因不屬于法定主題而不具備可專利性，這并不意味著在權利要求涉及組合時可以忽略它。
• 不能僅僅因為發明與引用的現有技術之間的差異存在于印刷品的內容中，就忽視這些差異。根據第103條，委員會不能對權利要求進行分解，將印刷品從其中剔除，并宣布剩余部分不具備可專利性。權利要求必須作為一個整體來解讀。

可見，雖然印刷品是非法定主題，但是當權利要求保護的是包含印刷品在內的組合時，不能直接認定其不具有可專利性。

那么在包含非法定主題特征的組合權要中，非法定主題的特征，是否可以用來判斷創造性？

上述聯邦法院給出的觀點中，已經表明在審查新創性的時候需要考慮非法定主題的特征（印刷品），并且需要將非法定主題的特征（印刷品）+其他特征作為一個整體去理解。

那到底如何判斷印刷品涉及的特征是否具備新創性？

對此，聯邦法院又進一步引用了多個其他歷史判例，指出：

• What is required is the existence of differences between the appealed claims and the prior art sufficient to establish patentability. The bare presence or absence of a specific functional relationship, without further analysis, is not dispositive of obviousness. Rather, the critical question is whether there exists any new and unobvious functional relationship between the printed matter and the substrate.

翻譯（僅供參考）

• 所需的是權利要求與現有技術之間存在足以確立可專利性的差異。僅僅存在或不存在特定的功能關系，而沒有進一步分析，并不足以決定顯而易見性。相反，關鍵問題在于印刷品與基材之間是否存在任何新的、非顯而易見的功能關系。

簡言之，需要從整體上去考慮印刷品和其他特征之間是否存在新的非顯而易見的功能關系。如果存在，則具備新創性。

涉案專利的新創性

聯邦法院認為，涉案專利權利要求要求在表帶的外表面上顯示特定的數字序列。

將涉案專利權利要求中的多個特征作為整體來看，這些數字與表帶有兩種關系：(1) 表帶支撐數字；(2) 數字序列無窮無盡 — 每個數字都位于一個獨特的位置，無限循環中，每個數字都與其他數字相對應。

因此，數字充分利用了頻帶無限的特性。印刷品和涉案專利權利要求的基底之間存在功能關系。

涉案專利與現有技術Wittcoff專利之間的差異在于的特定數字序列 Q，以及該數字序列的推導。這些特征對于涉案專利所披露的發明至關重要。Wittcoff專利既未披露也未暗示這兩個特征。即涉案專利相對于現有技術Wittcoff專利存在新的非顯而易見的功能關系。

最終，聯邦法院撤回了委員會的駁回決定。