以案例出發，探尋如何攻破美國專利申請中的“不清楚”112問題
眾慧海外專利代理
在美國專利申請中，35 U.S.C. 112條款相對應的“不清楚”問題頻繁出現。為什么會出現這個問題呢？下面，我們將通過一個關于112問題的申請案例來進行解釋：
案例背景：
某申請人考慮就一個技術方案先后在中國和美國申請專利，該CN專利的授權獨權是：
1、一種語音處理方法，包括：
將新增短語添加到包括至少兩個基礎短語的序列中；以及對于所述基礎短語的每一個，獲得在所述序列中所述基礎短語在所述新增短語之后的概率，其中所述概率獨立于所述新增短語。
審查意見：
【中國】：未被指出26.3或26.4的問題，僅僅指出了新創性問題。
【美國】：該權要進入美國后被審查員指出存在112問題。
結論原因：具體地，美國審查意見認為，根據說明書，權1中的“所述概率”是通過公式
確定。A代表”基礎短語“，B代表”新增短語“，所以，“基礎短語”在序列中位于“新增短語”之后的“概率”取決于“新增短語”，而非權1中的“獨立”，說明書也沒有其他體現獨立的計算公式，說明書不能支撐權要，被認為存在112問題。
通過以上案例，可以看出：即使中國專利申請拿到了授權，也有可能在申請美國專利的過程中被質疑112問題。上述問題的根本原因在于：中美兩國在審查實踐上，關于不清楚問題的審查上存在一定區別。實際上，關于112問題，中美兩國在法律規定上差別不大。
- 美國
在2011年9月15日簽署的《美國發明法案》（America Invents Act,簡稱AIA）中，第112條對權利要求書和說明書的不清楚問題進行了規定，主要包括112（a）-112（f）六個方面：其中，112（a）為一般規定，其中表明了書面描述（written description）應全面、清晰、簡明和準確；而（b）結論部分，則明確要求發明內容能夠實現（enablement）；
- 中國
中國專利法關于不清楚的規定主要包括兩個方面：第26條第3款“規定的說明書清楚、完整；能夠實現”，以及第26條第4款規定的“以說明書為依據”。
也就是說，即使35 U.S.C. 112條款中的一些子條款與中國專利法中26.3和26.4款的規定較為相似，但兩國在審查實操上是有很大差別的，美國對于112問題審查在實操上相較于中國更為嚴格，所以就導致申請人/企業在美國申請中總是遭遇112問題的困擾。
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您可以能會問：如果這些問題已經出現了，能在答復中能克服嗎？
首先，我們要明確：申請人的確可以選擇在答復中對審查員提出的112問題的質疑做出答復。但如果前期沒足夠重視112問題，克服112問題的答復往往會比較耗費時間和精力。另一方面，也影響申請美國專利的效率，增加了代理費用。此外，有些涉及支撐問題無法通過答復中有限的修改來克服，可能會直接導致專利駁回。
因此，即使申請人選擇將112問題留到答復中克服，付出的成本和代價可能會超過預期，故不建議選擇后延至答復中克服112問題。
申請人該如何正確應對112問題呢？
對于同一項技術方案，雖然國內專利已經授權了，但是采用國內專利的直譯、原技術方案的照搬卻很容易導致海外申請結果不佳，甚至失敗，這是令人非常遺憾的情況。進入美國的專利要克服112問題，我們就必須在足夠了解美國專利法的關于該問題的具體規定的基礎上，結合美國專利撰寫及答審實操來有效應對。也就是說，需要變被動為主動。例如，遞交海外之前，主動對權要和說明書進行調整或補充撰寫。前期在撰寫上下足“功夫”很有必要，這個功夫不是“蠻力”，沒有針對性的多寫可能是徒勞，需要結合112的法條精準發力，保證撰寫文件的高質量。
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